사실관계
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판단 결과
선고
핵심 쟁점
- 상표법 제100조 제1항 제1호에 따라 등록되지 않은 통상사용권이 제3자에게 대항할 수 있는지 여부
- 통상사용권 대항요건에서 말하는 제3자의 의미
- 등록된 전용사용권자가 등록되지 않은 통상사용권자에 대하여 통상사용권의 부존재 또는 대항불능을 주장할 수 있는지 여부
- 상표사용계약이 종료되지 않은 경우에도 전용사용권자에 대한 침해가 성립할 수 있는지 여부
- 원심이 전용사용권 침해 여부 및 손해 발생 여부를 심리하지 않은 것이 위법한지 여부
판례 포인트
- 통상사용권의 설정은 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다.
- 상표법 제100조 제1항 제1호의 제3자는 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람을 의미한다.
- 전용사용권자는 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.
- 등록되지 않은 통상사용권자는 이후 등록된 전용사용권자에게 자신의 통상사용권 설정을 대항할 수 없다.
- 상표권자와 통상사용권자 사이의 상표사용계약이 종료되지 않았다는 사정만으로 전용사용권자에 대한 침해 여부 판단을 생략할 수 없다.
- 전용사용권 침해 청구에서는 동일·유사 표장의 사용 또는 사용 우려, 지정상품과의 동일·유사성, 고의·과실 및 손해 발생 등을 심리해야 한다.
자주 묻는 질문
상표 통상사용권을 등록하지 않으면 전용사용권자에게 대항할 수 있나요?
대법원은 상표법 제100조 제1항 제1호에 따라 통상사용권의 설정은 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다고 보았습니다. 이 사건에서 피고는 상표권자로부터 통상사용권을 받았지만 등록하지 않았고, 이후 전용사용권을 설정·등록한 원고 2에게 그 통상사용권을 주장할 수 없다고 판단되었습니다.
상표법에서 미등록 통상사용권자가 대항할 수 없는 제3자는 누구인가요?
대법원은 여기서 제3자란 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람이라고 설명했습니다. 이 사건에서는 상표권자로부터 전용사용권을 설정받고 등록한 원고 2가 이에 해당한다고 보았습니다.
상표사용계약이 종료되지 않았어도 전용사용권 침해가 문제될 수 있나요?
대법원은 상표권자와 피고 사이의 상표사용계약이 종료되지 않았다는 사정만으로 전용사용권 침해가 곧바로 부정되지는 않는다고 보았습니다. 피고의 통상사용권이 등록되지 않았다면 전용사용권자인 원고 2에게 대항할 수 없으므로, 피고가 동일·유사 표장을 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용했는지 등을 더 심리해야 한다고 판단했습니다.
전용사용권자는 등록상표를 어떤 범위에서 독점적으로 사용할 수 있나요?
대법원은 상표법 제95조 제3항을 근거로 전용사용권자는 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다고 설명했습니다. 이 사건에서 원고 2는 이 사건 상표권에 관해 전용사용권을 설정받고 등록한 사람이므로, 그 범위 안에서 등록상표 사용을 독점하는 지위가 문제되었습니다.
대법원 2024다306691 판결에서 원고 2 부분은 왜 파기환송되었나요?
원심은 상표권자와 피고 사이의 상표사용계약이 종료되지 않았다는 이유로 원고 2의 전용사용권 침해 주장을 배척했습니다. 그러나 대법원은 피고의 통상사용권이 등록되지 않아 전용사용권자인 원고 2에게 대항할 수 없다고 보았고, 침해 여부와 손해 발생 여부 등을 더 심리해야 한다며 원고 2 부분을 파기환송했습니다.
대법원 2024다306691 판결에서 상표권자 원고 1의 상고는 왜 기각되었나요?
원심은 상표권자인 원고 1과 피고 사이의 상표사용계약이 종료되지 않았다고 판단했고, 대법원도 그 판단에 법리오해나 판단누락 등 판결에 영향을 미친 잘못이 없다고 보았습니다. 그래서 피고가 계약 종료 후 등록상표를 사용해 상표권을 침해했다는 원고 1의 주장은 받아들여지지 않았습니다.
판결 내용
손해배상및상표권침해금지[상표권에 관한 통상사용권의 대항력이 문제된 사건]
【판시사항】
상표법 제100조 제1항 제1호에 따라 통상사용권의 설정이 등록되지 않은 경우, 통상사용권자가 제3자에게 대항할 수 있는지 여부(소극) 및 여기서 제3자의 의미(=통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람)
【판결요지】
전용사용권의 설정을 받은 전용사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다(상표법 제95조 제3항). 통상사용권의 설정을 받은 통상사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가지는데(상표법 제97조 제2항), 통상사용권의 설정은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다(상표법 제100조 제1항 제1호). 여기서 제3자는 통상사용권의 설정에 관하여 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람을 말한다.
【참조조문】
상표법 제95조 제3항, 제97조 제2항, 제100조 제1항 제1호
【전문】
【원고, 상고인】
원고 1 외 1인 (소송대리인 변호사 원대희)
【피고, 피상고인】
주식회사 ○○(변경 전: 주식회사 △△△) (소송대리인 법무법인 그루제일 담당변호사 김청환 외 2인)
【원심판결】
특허법원 2024. 10. 24. 선고 2023나10600 판결
【주 문】
원심판결 중 원고 2에 대한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다. 원고 1의 상고를 기각한다. 원고 1의 상고로 인한 상고비용은 원고 1이 부담한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 사안의 개요
원심판결 이유와 기록에 의하면 다음 사실을 알 수 있다.
가. 원고 1은 2019. 9. 26. 표장을 ‘(표장 생략)’, 지정상품을 ‘상품류 구분 제30류 인스턴트우동, 만두 등, 제43류 간이음식점업 등’으로 하는 상표등록출원을 하여 2020. 6. 23. 상표권 설정등록(상표등록번호 생략, 이하 ‘이 사건 등록상표’라 한다)을 받은 상표권자이다.
나. 원고 1은 2021. 7. 11.경 피고에게 이 사건 등록상표의 상표권(이하 ‘이 사건 상표권’이라 한다)에 관하여 사용기간을 2021. 7. 11.부터 2023. 7. 10.까지, 사용지역을 ‘대한민국 전 지역’으로 하는 무상의 통상사용권을 설정해 주었고, 이후 사용기간을 2021. 7. 11.부터 2031. 7. 10.까지로 변경하였다(이하 ‘이 사건 상표사용계약’이라 한다). 피고는 위 통상사용권의 설정을 등록하지는 않았다.
다. 원고 1은 2022. 3. 17. 원고 2에게 이 사건 상표권에 관하여 사용기간을 2022. 3. 17.부터 2030. 6. 22.까지, 사용지역을 ‘대한민국 전 지역’으로 하는 전용사용권을 설정해 주었다. 원고 2는 2022. 3. 17. 위 전용사용권의 설정을 등록하였다.
라. 원고들은, 이 사건 상표사용계약이 조건 성취 등에 따라 종료되었으므로 피고의 이 사건 등록상표 사용은 상표권 또는 전용사용권 침해행위에 해당하고, 설령 이 사건 상표사용계약이 유지되고 있더라도 피고는 통상사용권을 등록하지 않아 전용사용권자인 원고 2에게 대항할 수 없다고 주장하며, 피고를 상대로 상표권 또는 전용사용권에 대한 침해금지, 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 손해배상 등을 청구하는 이 사건 소를 제기하였다.
2. 원고 1의 상고이유에 관한 판단
원심은 판시와 같은 이유로 상표권자인 원고 1이 피고와 체결한 이 사건 상표사용계약이 종료되지 않았다고 판단하여, 피고가 이 사건 상표사용계약이 종료되었음에도 이 사건 등록상표를 사용하여 상표권을 침해하였다는 원고 1의 주장을 배척하였다.
원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 변론주의에 관한 법리를 오해하고 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없고, 이에 관한 원심의 증거취사와 사실인정을 다투는 취지의 주장은 적법한 상고이유가 되지 못한다.
3. 원고 2의 상고이유에 관한 판단
전용사용권의 설정을 받은 전용사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다(상표법 제95조 제3항). 통상사용권의 설정을 받은 통상사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가지는데(상표법 제97조 제2항), 통상사용권의 설정은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다(상표법 제100조 제1항 제1호). 여기서 제3자는 통상사용권의 설정에 관하여 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람을 말한다.
원고 2는 상표권자인 원고 1로부터 이 사건 상표권의 전용사용권을 설정받은 전용사용권자로서 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 이 사건 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 한편 피고는 상표권자인 원고 1로부터 이 사건 상표권의 통상사용권을 설정받은 통상사용권자에 해당하지만 그 설정을 등록하지 않았으므로, 통상사용권의 설정에 관하여 피고의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 전용사용권자인 원고 2에게 대항할 수 없다.
그렇다면 원심으로서는 피고가 이 사건 등록상표와 동일·유사한 표장을 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였거나 사용할 우려가 있는지, 피고가 고의 또는 과실로 원고 2의 전용사용권을 침해하여 원고 2에게 손해가 발생하였는지 등을 심리하여 원고 2의 전용사용권 침해를 원인으로 하는 청구의 당부를 판단하였어야 한다.
그런데도 원심은 위와 같은 심리에 나아가지 않은 채, 상표권자인 원고 1이 피고와 체결한 이 사건 상표사용계약이 종료되지 않았다는 이유로 피고가 원고 2의 전용사용권을 침해하지 않았다고 판단하여 원고 2의 청구를 배척하였다. 이러한 원심의 판단에는 통상사용권 설정의 대항요건 등에 관한 법리를 오해하거나 판단을 누락하여 필요한 심리를 다하지 않은 잘못이 있다. 이를 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.
4. 결론
원고 2의 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결 중 원고 2에 대한 부분을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하며, 원고 1의 상고를 기각하고 원고 1의 상고로 인한 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.