특허권의 실질귀속자가 누구인지

상세내용

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

피고가 2021. 9. 1. 원고에게 한 2018년 귀속 000,000,000원의 소득금액변동통지(소득자 AAA)를 취소한다.

이 유

1. 처분의 경위

 가. 원고는 0000. 0. 0. 설립되어 산업용 기계 제작 및 제조ㆍ판매업, 자동차부품 제조ㆍ판매업 등을 영위해 온 법인이고, BBB은 원고의 대표이사이며, BBB 아들인 AAA은 원고의 사내이사이다.

 나. AAA은 아래와 같이 2건의 발명에 대하여 특허를 출원하여 특허권을 등록하였다(이하 아래 표 순번에 따라 ‘이 사건 제○특허권’이라 하고, 이를 통틀어 ‘이 사건 각 특허권’이라 한다).

 다. 원고는 주식회사 ㅇㅇ감정평가법인에 이 사건 각 특허권에 관한 가치평가를 의뢰하였는데, 주식회사 ㅇㅇ감정평가법인은 이 사건 제1특허권의 가치평가액을 000,000,000원으로, 이 사건 제2특허권의 가치평가액을 000,000,000원으로 각 평가하였다.

 라. 원고는 2018. 0. 0. AAA으로부터 이 사건 제1특허권을 000,000,000원, 이 사건 제2특허권을 000,000,000원 합계 000,000,000원(이하 ‘이 사건 양수대금’이라 한다)에 각 양수하기로 하는 특허권 양수양도계약(이하 위 계약을 통틀어 ‘이 사건 양수도계약’이라 한다)을 체결한 후, 이 사건 각 특허권을 원고의 무형자산으로 계상하고 위 특허권에 대한 감가상각비를 손금산입하여 2018, 2019, 2020 사업연도 법인세를 신고하였다.

 마. 피고는 원고의 위 법인세 신고 내용을 검토한 결과 원고가 이 사건 각 특허권의 정당한 등록권자임에도 AAA이 이 사건 각 특허권을 출원한 후 이를 양수하는 방법으로 법인자금을 AAA에게 부당하게 유출한 것으로 보아 2021. 9. 1. 원고에게, 소득종류를 ‘상여’, 소득자를 ‘AAA’, 2018년 귀속 소득금액을 000,000,000원으로 하는 소득금액변동통지(이하 ‘이 사건 처분’이라 한다)를 하였다.

 바. 원고는 이 사건 처분에 불복하여 2021. 11. 29. 조세심판원에 조세심판을 청구하였으나, 조세심판원은 2022. 6. 9. 그 청구를 기각하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3, 8 내지 13호증, 을 제1호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 달리 특정하지 않는 한 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장

이 사건 각 특허권은 AAA이 직무와 무관하게 원고의 인적ㆍ물적 자원을 이용하지 않고 개인발명으로써 개발한 것이고, 이 사건 양수대금은 원고가 이 사건 각 특허권을 양수한 대가로 지급한 적정한 대가에 해당하며, 이를 부당한 사외유출로 볼 수 없다. 따라서 AAA이 이 사건 각 특허권의 발명자가 아니라는 전제에서 이루어진 이 사건 처분은 위법하다.

3. 관계 법령

별지 ‘관계 법령’ 기재와 같다.

4. 이 사건 처분의 적법 여부에 관한 판단

 가. 관련 법리

  1) 특허법 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다. 따라서 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였다거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금ㆍ설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원ㆍ위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시ㆍ부가ㆍ보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언ㆍ지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705 판결 등 참조). 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재 여부와 관계없이 실질적으로 정해지는 것이다(대법원 2011. 12. 13. 선고 2011도10525 판결 등 참조).

  2) 민사소송법 규정이 준용되는 행정소송에서의 증명책임은 원칙적으로 민사소송 일반원칙에 따라 당사자 간에 분배되고, 항고소송의 경우에는 그 특성에 따라 처분의 적법성을 주장하는 피고에게 그 적법사유에 대한 증명책임이 있다. 피고가 주장하는 일정한 처분의 적법성에 관하여 합리적으로 수긍할 수 있는 일응의 증명이 있는 경우에는 그 처분은 정당하다고 볼 수 있고, 이와 상반되는 예외적인 사정에 대한 주장과 증명은 그 상대방인 원고에게 그 책임이 돌아간다(대법원 2012. 6. 18. 선고 2010두27639 전원합의체 판결, 대법원 2016. 10. 27. 선고 2015두42817 판결, 대법원 2017.6. 15. 선고 2015두2826 판결 등 참조).

 나. 구체적인 판단

  1) 앞서 본 증거들, 갑 제4 내지 7, 14 내지 22호증, 을 제2호증의 각 기재, 이 법원의 증인 CCC에 대한 증인신문결과, 이 법원의 감정인 DDD에 대한 감정촉탁결과에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거들만으로는 AAA이 이 사건 각 특허권의 실제 발명자라고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

   가) 원고는 2000. 0. 0. 설립되어 산업용 기계 제작 및 제조ㆍ판매, 자동차부품 제조ㆍ판매 등을 영위해 온 법인이고, 이 사건 각 특허권에 있어서의 발명은 원고가 제작 및 제조하는 기계 설비 등에 관한 문제점을 개선하기 위한 것으로 보이는데, 이는 원고의 주된 사업과 직접 관련이 있는 내용이다.

   나) 이 사건 각 특허권의 내용을 구체적으로 살펴보면, 이 사건 제1특허권에 있어서의 발명은 ‘가공소재 정형 클램프를 갖는 자동차 자동조립로봇용 지그에 관한 것으로서, 자동차 자동조립로봇용 지그에 있어서, 가동클램핑암과 고정클램핑대 사이에 정합유도블럭부를 구비하여서, 가공소재의 클램핑 시 명확하고 견고하며 가공소재의 손상 없이 클램핑이 이루어지도록 하고 클램핑 과정에 가공소재의 손상을 방지할 수

있도록 함을 목적으로 한 것’이고, 이 사건 제2특허권에 있어서의 발명은 ‘자동차 봉형 프레임 천공장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 자동차 봉형 프레임을 회전클램핑한 후 회전시키며 가공하는 자동차 봉형 프레임 천공장치를 구비하여서 자동차 봉형프레임을 견고하고 정밀하게 클램핑하며 봉형 프레임을 클램핑 한 상태에서 봉형 프레임의 외주면에 따라 형성되는 구멍을 신속하고 명확하게 천공가공할 수 있도록 함을 목적으로 한 것’인데, 각 기술내용에 비추어 단순한 구상만으로는 개발이 어렵고, 기술의 실현 가능성, 효율성 등을 검증하기 위하여 시제품의 제작 및 여러 실험이 필요하며, 그 과정에서 시설, 설비 또한 필요할 것으로 보여 개인이 이를 모두 고안해 내는 것은 어렵다고 보인다. 그럼에도 AAA이 별도로 연구ㆍ개발 활동에 필요한 제품 제작을 위한 재료 구입, 연구ㆍ개발 활동을 위한 실험, 시제품 제작 등을 하였음을 확인할 수 있는 자료 또는 별도의 연구시설, 설비 등을 갖추었음을 확인할 수 있는 자료는 발견되지 않는다.

   다) 감정인 DDD도 이 사건 각 특허권에 대하여 “이 사건 쟁점특허 발명인 자동차 봉형 프레임 천공장치는 자동차 자동조립로봇용 지그가 가공소재의 클램핑 과정에서 발생하는 정확한 클램핑, 클램핑암의 변형과 내구성의 저하, 가공소재의 표면손상을 해결하기 위한 자동차 봉형프레임 클램핑의 정도, 유압공급을 제어하는 클램핑유압밸브부, 천공드릴의 슬라이딩 기능의 설계와 제작, 시험운전과 그 결과를 반영하여야

하는 난이도가 높은 기계장치인바, 이 사건 쟁점특허 발명자가 시제품 제작이나 실험을 실시하지 않고 독자적 아이디어만으로 쟁점특허 발명을 완성하는 것은 사실상 불가능한 것으로 조사ㆍ분석되었다.”라고 감정하였다.

   라) 원고는 원고가 설립된 직후 2000. 12. 1.부터 부설연구소를 설치하여 운영하여 왔고, 위 부설연구소에는 10∼15명의 인원이 배치되어 있으며, 2015년부터 2020년까지 원고가 지출한 경상개발비는 아래 ‘최근 5년간 경상개발비 지출내역’ 표와 같다. 또한 원고는 아래 ‘특허권 등록내역’ 표와 같이 2015년부터 2019년까지 ‘차량용 3차원파이프 홀 가공장치’ 등 원고가 제작 및 제조하는 기계 설비 등과 관련하여 5건의 특허를 출원하기도 하였다. 이러한 사정을 고려하면, 이 사건 각 특허권에 있어서의 발명이 원고 소속 부설연구소의 인력 및 시설과 무관하다고 보기 어렵다. 군 복무를 마치고 제대한 후 2016. 11. 23.부터 원고 회사에 근무하였던 AAA이 원고의 사업목적과도 관련된 이 사건 각 특허권 발명에 관여하였다고 한다면, 굳이 근무 외 시간에 원고의 전담 부설연구소를 통하지 않고 독자적으로 이 사건 각 특허권 발명을 위한 연구 등을 실시할 합리적 이유가 있다고 보이지 않는다.

    감정인 DDD도 이 사건 제2특허권에 대하여 “2017. 11. 10.자에 출원된 이 사건 제2특허권(자동차 봉형 프레임 천공장치)은 자동차 봉형 프레임을 클램핑한 상태에서 회전시켜 봉형 프레임 외주면에 드릴로 홀을 가공하는 것이고, 원고가 2015. 9. 24.자에 출원한 ‘차량용 3차원 파이프 홀 가공장치’는 3차원 파이프를 파지(클램핑) 및 회전시켜 파이프 외주부에 드릴로 홀을 가공하는 기계장치에 관한 것인데, 이 사건 제2특허권(자동차 봉형 프레임 천공장치)과 ‘차량용 3차원 파이프 홀 가공장치’는 기계시스템 좌대, 회전부, 홀가공 드릴부, 클램핑부 등의 구성과 배치 및 역할이 유사한 형식을 갖고 있는 것으로 조사되었다.”라고 감정하였다.

   마) 원고는 중국 ㅇㅇ대학교 ㅇㅇ과를 2014년에 졸업한 AAA이 원고와는 무관하게 이 사건 각 특허권을 개발하면서 작성하였다는 연구노트를 제출하였다. 그러나 위 연구노트에는 실제 연구의 동기나 구체적인 연구과정을 알 수 있는 내용이 포함되어 있지 않고, 이 사건 각 특허권 발명을 완성하기까지 ‘오류의 발견과 수정’과 같은 시행착오에 관한 내용도 발견할 수 없는바, 위 연구노트를 AAA이 이 사건 각 특허권을 실제 발명하였다는 점을 인정할 근거로 보기에 부족하다. 이와 관련하여 감정인 DDD는 “① 당해 쟁점 발명 특허인 자동차 봉형 프레임 천공장치와 관련된 재료(구조)역학, 유압공학, 기계공작법을 기반하는 기술분야의 통상적인 지식을 명기하는 사항은 원고가 주장하는 연구노트에 특정되지 않은 것으로 조사되었다. ② 당해 자동차 봉형 프레임 천공장치는 기존의 자동차 자동조립로봇용 지그가 가공소재의 클램핑 과정에서 정확한 클램핑이 이루어지지 않고, 클램핑암의 변형과 내구성이 저하되고, 가공소재의 표면손상을 방지하려는 목적인데, 연구노트에는 당해 특허발명의 해결과제인 정확한 클램핑, 클램핑암의 변형과 내구성의 저하, 가공소재의 표면손상 방지를 위한 재료역학 및 기계공학, 유압공학적 과제와 실험 등에 대한 고민과 대안이 특정되거나 이에 대한 선행연구, 개선방안, 실험방법, 회의 및 토론 등의 과정이 특정되

어 있지 않은 것으로 조사ㆍ분석되었다.”라고 감정하였다.

  2) 따라서 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 받아들이지 않는다.

5. 결론

그렇다면 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.